美國?337?調查應訴指南

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東莞市商務局 編印

2022?年 10 月

目??錄

基礎篇

1、什么是 337 調查? 1

2、337 調查的對象是什么? 1

3、337 調查的調查機關是誰? 1

4、337 調查的法律依據是什么? 2

5、337 調查和美國法院知識產權訴訟的區別是什么? 2

6、337 調查和反傾銷調查的區別是什么? 3

申請篇

7、怎樣提起 337 調查申請? 4

8、非美國企業可以提起 337 調查申請嗎? 4

9、申請書應包括哪些內容? 5

10、申請人可以申請臨時救濟措施嗎? 5

11、從哪里可以了解到申請書的相關信息? 5

12、USITC?何時決定立案?在哪里可以查詢立案公告? 6

調查篇

13、337 調查的主要程序包括哪些? 6

14、一項 337 調查可能持續多久? 6

15、337 調查程序的主要參與方有哪些? 6

16、行政法官在 337 調查中起什么作用? 7

17、ITC?律師在 337 調查中起什么作用? 7

18、337 調查中的文件送達要求是什么? 8

19、在調查過程中如何保護雙方當事人的商業秘密? 8

20、取證如何進行? 9

21、聽證會何時何地舉行?可以對公眾公開嗎? 9

22、行政法官何時發布初裁? 10

23、行政法官的初裁會被 USITC 復議嗎? 10

24、USITC?的裁決是最終裁決嗎? 10

25、對 USITC 的裁決可以上訴嗎? 10

救濟篇

26、委員會可以采取哪些救濟措施? 11

27、委員會的臨時救濟措施何時生效? 11

28、委員會的永久救濟措施何時生效? 12

29、總統審議期內涉案產品還能進入美國市場嗎? 12

30、上訴期間影響委員會已發布救濟措施的效力嗎? 12

31、委員會的救濟措施永久有效嗎? 13

32、排除令由誰執行? 13

33、禁止令由誰執行? 13

34、扣押令由誰執行? 13

35、違反已生效的救濟措施,會有什么后果? 13

36、如果對排除令涉及的產品范圍有爭議,應如何解決? 14

應訴篇

37、誰會成為 337 調查的被告? 14

38、外國企業可能成為 337 調查的被告嗎? 14

39、337 調查是否僅與申請書中列名的被告相關? 14

40、企業如何確定自己是否涉案? 15

41、被告如果決定應訴,首先該做什么? 15

42、為什么要聘請律師? 15

43、被告可以不聘請律師,直接提交證據材料嗎? 16

44、聘請律師應考慮哪些因素? 16

45、律師的工作內容主要包括哪些? 16

46、代理 337 調查案件的律師費用一般包括哪些? 17

 

 

 

47、如何合理降低律師費用的支出? 17

48、從哪里可以查詢代理律師事務所的相關信息? 17

49、提交答辯狀的期限是多久? 18

50、答辯狀應包含什么內容? 18

51、在 337 調查案件中被告的抗辯理由一般包括什么? 18

52、利害關系方如何參與 337 調查? 19

53、聯合應訴的利弊有哪些? 19

54、可以對涉案產品進行規避設計嗎? 20

55、雙方當事人可以通過和解而終止 337 調查嗎? 20

56、雙方當事人可以通過其他方式終止 337 調查嗎? 20

57、被告如果不應訴,會有什么后果? 21

58、其他利害關系方如果不參與調查,會有什么后果? 21

59、如何避免成為 337 調查的被告? 21

案例篇

案例一:廣東生益科技股份有限公司應對美國 337 調查 22

案例二:廣東電將軍能源有限公司應對美國 337 調查 24

 

 

 

 

基礎篇

 

 

1?、什么是 337 調查?

根據美國《1930 年關稅法》,美國國際貿易委員會可以對進?口貿易中的不公平行為發起調查并采取制裁措施。 由于其所依據?的是《1930 年關稅法》第 337 節的規定,因此,此類調查一般稱?為“337 調查”。

 

2 、337 調查的對象是什么?

根據美國《1930 年關稅法》第 337 節的規定,337 調查的對?象為進口產品侵犯美國知識產權的行為以及進口貿易中的其他不?公平競爭。實踐中,涉及侵犯美國知識產權的337 調查大部分都?是針對專利或商標侵權行為,少數調查還涉及版權、工業設計以?及集成電路布圖設計侵權行為等。其他形式的不公平競爭包括侵?犯商業秘密、假冒經營、虛假廣告、違反反壟斷法等。

 

3 、337 調查的調查機關是誰?

美 國 國 際 貿 易 委 員 會 ( United ?States ?International Trade?Commission,?USITC) 負責進行 337 調查。

USITC?是美國國內一個獨立的準司法聯邦機構,擁有對與貿?易有關事務的廣泛調查權。其職能主要包括: 以知識產權為基礎?的進口調查,并采取制裁措施;產業及經濟分析;反傾銷和反補?貼調查中的國內產業損害調查;保障措施調查;貿易信息服務;?貿易政策支持;維護美國海關稅則。USITC?共設 6 名委員,每屆?任期 9 年。

4 、337 調查的法律依據是什么?

在實體法方面,337 調查主要適用美國《1930 年關稅法》第?337 節的有關規定、美國聯邦和各州關于知識產權侵權認定的各?種法律以及其他關于不公平競爭的法律等。

在程序法方面,337 調查主要適用美國《聯邦法規匯編》關?于 USITC?調查的有關規定、《USITC 操作與程序規則》、《聯邦證?據規則》中關于民事證據的規定、《行政程序法》中關于行政調查 的有關規定等。

5 、337 調查和美國法院知識產權訴訟的區別是什么?

二者的主要區別在于:

從管轄權看,337 調查不要求 USITC?具有屬人管轄權, 因此 外國公司即使沒有在美國直接設立分公司,而是通過中間商將產?品銷售到美國,其也可能因為進口產品涉嫌侵權而成為337 調查?的被告;美國國內法院由于受到屬人管轄權的嚴格限制,要求被?告必須能夠以法律規定的方式被送達,并且在美國境內有可執行?的資產,?因此,美國公司往往較少通過國內法院對此類外國公司?提起訴訟。

從審理時限看,337 調查的程序比較快捷,一般在 12 - 18 個?月內結束;法院訴訟則一般需要耗時 3-4 年。

從救濟措施看,337 調查可以針對特定被告發布有限排除令,?也可以不針對特定被告,不區分產品來源地而發布普遍排除令;?法院訴訟中只能禁止特定被告停止侵權行為。另外,337 調查不?會對被告處以金錢制裁;而法院訴訟中,敗訴的被告可能會被要求向原告支付因侵權行為造成的損害賠償, 以及支付原告的律師?費用。

從程序看,337 調查程序中設置了為期 60 天的總統審議期,?如美國總統未在 USITC 裁決作出后 60 ?日 內基于政策因素予以否?決,則 USITC 的裁決將成為終局裁決;法院訴訟中沒有這一程序。

此外,二者在立案標準、調查程序、反訴等方面也存在一些?區別。

 

6 、337 調查和反傾銷調查的區別是什么?

在美國,雖然 337 調查和反傾銷調查中的產業損害調查均由?USITC?來進行,但兩類調查存在明顯區別。337 調查屬于準司法?調查,而反傾銷調查屬于行政調查。二者的區別主要在于:

從調查對象看,337 調查是針對進口貿易中的不公平行為實?施的調查,實踐中主要針對進口產品侵犯美國知識產權的行為;?反傾銷調查是針對一國的出口價格低于正常價值的傾銷行為進行?的調查。

從申請人資格看,(涉及知識產權的) 337 調查的申請人是美?國知識產權權利人,無論其是美國人(企業)還是外國人(企業),?申請時只需證明美國國內相關產業存在,無需證明損害;反傾銷?調查的申請人則必須是代表美國國內產業的國內利害關系方,提?交申請時應提供傾銷、損害以及二者因果關系的初步證據。

從調查機關看,337 調查僅由 USITC 負責;在反傾銷調查中,?美國商務部 (DOC) 負責調查和裁決是否存在傾銷并確定傾銷幅?度,USITC?負責產業損害調查的裁定。

從制裁措施看,337 調查的制裁措施主要是排除令、禁止令、扣押和沒收令,這些措施在涉案知識產權的有效期內將一直生效;?反傾銷調查的制裁措施一般包括反傾銷稅和價格承諾,反傾銷稅?的征收期限一般為 5 年。

從制裁措施對貿易的影響看,在 337 調查中,被實施了排除?令的外國產品將不能進入美國;在反傾銷調查中,如果繳納了反?傾銷稅,外國產品仍能進入美國。

從程序看,337 調查設置了總統審議程序;反傾銷調查沒有?這一程序。此外,二者在調查程序、司法審查等方面均有顯著區?別。

 

申請篇

 

 

7?、怎樣提起 337 調查申請?

申請人 可 以 親 自或 以 郵 寄 方式 向 美 國 國 際 貿易 委 員會?(USITC) 提交申請書,包括 12 份非保密文本及 6 份證據材料、?12?份保密文本及 6 份證據材料。非保密文本的申請書也可以以電?子版的方式提交。USITC?不接受以傳真方式提交的申請書。

 

8?、非美國企業可以提起 337 調查申請嗎?

可以。在涉及知識產權的 337 調查中,無論美國企業 ( 自然?人) 還是非美國企業 ( 自然人),只要其認為進口產品侵犯了其在 美國登記或注冊的專利權、商標權、版權或集成電路布圖設計權,?并能夠證明美國國內已經存在或正在形成相應的國內產業,都可?以依法向USITC?提起 337 調查申請。在確定美國是否存在國內產?業這一問題上,應考慮申請人:是否在廠房和設備方面作了重要投資、是否雇傭了大量勞動力或籌措了大量資金、是否對涉案知?識產權的開發進行了設計、研發、許可等重大投資活動。

 

9 、申請書應包括哪些內容?

在 337 調查中,如果申請人指控進口產品侵犯知識產權, 申?請書的主要內容應包括:對涉案知識產權的描述;對涉嫌侵權的?進口產品的描述;涉嫌侵權產品的生產商、進口商或經銷商的相?關信息;涉案知識產權正在進行的其他法院訴訟或行政程序; 國?內產業情況及原告在該產業中的利益;訴訟請求。在涉及專利的?337?調查案件中, 申請人還必須提供證明侵權的專利權利要求對?照表。

 

10 、申請人可以申請臨時救濟措施嗎?

可以。在 337 調查中,申請人可以在提交立案申請書的同時, 或者在?USITC?正式立案調查之前, 向 USITC?提出臨時救濟措施?的申請。 此類申請必須以動議 ( motion ) 的方式提交,并同時提 交相應的書面證詞及證據。此外,申請還必須附帶以下詳細陳述:?作為批準臨時救濟措施的前提條件,申請人是否需要繳納保證金;?如需繳納,保證金的金額應為多少。 實踐中,337 調查申請人申?請臨時救濟措施的情況并不常見。

 

11 、從哪里可以了解到申請書的相關信息?

任 何 人 都 可 以 通 過 ?USITC????的 官 方 網 站?(?https://pubapps2.usitc.gov/337external/?) 查詢到申請書的相關內?容,包括原告、被告以及訴由等信息。此外,還可以通過 USITC的 EDIS 系統 (http://edis.usitc.gov?) 查詢非保密版的申請書、所附?證據及其他相關調查文件。

12 、USITC?何時決定立案?在哪里可以查詢立案公告?

USITC?應在收到申請書之日起 30 ?日內決定是否立案。立案公?告將公布在美國政府官方刊物《聯邦紀事》(Federal Register ) 上, 并可以在?USITC?的網站上查詢。

調查篇

 

13 、337 調查的主要程序包括哪些?

337?調查的主要程序包括: 申請、立案、應訴、聽證前會議、 取證、聽證會、行政法官初裁、委員會復議并終裁、總統審議。?如果任何一方當事人對 USITC?的裁決結果不服,可以向美國聯邦?巡回上訴法院提起上訴。

 

14 、一項 337 調查可能持續多久?

根據美國《1930 年關稅法》第 337 節的規定,USITC?應在“盡?早的、可行的時間內”完成一項 337 調查并作出裁決。 實踐中,?USITC?一般在 12 - 15 個月內結束調查,復雜案件可能會延長至?18 個月。

 

15 、337 調查程序的主要參與方有哪些?

申請人 (原告) 和被申請人 (被告) 是一項 337 調查的當事?人。認為調查結果會對其利益產生影響的其他企業可以以第三方的名義或者要求增加為被告的方式申請參與到337 調查程序中。?USITC?指定一名行政法官負責案件的審理和發布初裁,并指定一?名律師作為代表公共利益的獨立的第三方參與每一項 337 調查。?委員會委員負責對行政法官的初裁進行復議并作出終裁。根據美?國《1930 年關稅法》第 337 節的規定,USITC 作出的任何違反 337?條款的終裁均應提交總統進行審議。實踐中,該總統審議實際由?美國貿易代表 (USTR) 辦公室進行。

 

16?、行政法官在 337 調查中起什么作用?

行政法官 (Administrative?Law?Judge, ALJ) 在 337 調查中的?職責主要包括:規定取證的具體程序和規則、召集聽證會、作出?初裁以及對救濟措施的建議。 當一起 337 調查案件正式立案后,?USITC?指定一名行政法官主持案件的法庭審理。行政法官應在立?案后 45 ?日內確定調查結束的目標日期 (Target?Dates?),并發布一 系列的調查規則 (Ground?Rules?)。調查規則規定了調查程序的具?體指南,例如回答動議的時限、所需證據性附件的副本數量、翻?譯的使用、 電話會議的程序等。行政法官將在舉行聽證會后作出

進口行為是否違反 337 條款的初裁。 目前,USITC?共設有5 名行?政法官。

 

17 、ITC 律師在 337 調查中起什么作用?

在每一起 337 調查中,USITC?均指定其下屬的不公平進口調?查辦公室 (Office?of?Unfair?Import?Investigations, OUII) 的一名律?師,作為獨立的第三方代表公共利益全面參與調查。該律師在 337 調查程序中,完全獨立于行政法官,可以就案件發表獨立意見,包括對當事人的主張表示支持或反對。

18 、337 調查中的文件送達要求是什么?

一般來說,所有向USITC?提交的文件均應送達給調查的其他?當事人。

就申請書而言,如果 USITC?決定發起調查,委員會可以自行?將申請書送達所有被列名被告, 以及外國被告所屬國駐美國大使?館。如果申請人在提交申請書的同時提交了臨時救濟的動議,委?員會不僅在發起調查時將申請書和臨時救濟動議送達被告,同時?要求原告通過郵寄、快遞等方式將上述文件送達至被告以及外國?被告所屬國駐美國大使館。

就申請書以外的調查文件而言,行政法官會在其負責的調查?案件中公布特定的調查規則 (Ground?Rules?),對該類調查文件的?送達方式等作出具體規定。

 

19?、在調查過程中如何保護雙方當事人的商業秘密?

立案后,行政法官會立即簽發保護令 (protective?order?),具?體規定含有商業秘密的文件如何被標記、保密文件可以被誰使用?及如何使用。保護令通常允許當事人的外部律師在調查中接觸商?業秘密,但不允許當事人的內部律師接觸商業秘密。保護令不僅?保護調查當事人的商業秘密,也保護應傳票要求向USITC?提供信?息的非當事人的商業秘密。 因此,如果當事人要求非當事人提供?保密信息,其應向該非當事人提供行政法官簽發的保護令的副本。

在行政法官簽發保護令之前,如果當事人要求保密, 當事人?提交的文件將被視為保密文件。

20 、取證如何進行?

根據《USITC?操作與程序規則》,337 調查的雙方當事人均有?權就任何與其申訴或抗辯有關的非保密問題進行取證(discovery),?具體包括:書籍、文件或其他有形物是否存在、(如存在) 具體描?述、性質、保管情況、具體情況及位置;任何知道可取證事項的?人員的身份和位置;合適的救濟措施;被調查方合理的保證金。??取證一般包括以下形式:承認要求 ( request?for?admission?)、質詢? (interrogatory)、傳票 ( subpoena )、書面證詞 (deposition )、進入?工 作 場 所 和 提 交 文 件 (?entry ?upon ?property ?and ?document???production?)。

取證程序一般持續 5 個月 ( 臨時救濟措施的取證程序大約需 要 3 -?5 星期)。為避免不必要的負擔,行政法官可以根據時間表 對取證類型和數量作出限制,但不會強制執行任何在取證截止期?后的取證行為。如果對方當事人同意, 當事人可以在取證截止期?后繼續取證。

 

21 、聽證會何時何地舉行?可以對公眾公開嗎?

在一項 337 調查啟動 6 個月后,行政法官可以在 USITC 主持?召開聽證會,全面聽取雙方當事人的質證和答辯意見。在聽證會?上,雙方當事人均有權進行詢問、提供證據、反對、動議、辯論?等。 聽證會一般持續 1 -2 周時間。

聽證會原則上可以向公眾公開,但涉及保密信息的部分除外,?此時一般公眾及其他不允許接觸保密信息的人不允許進入會議室。

聽證會的非保密記錄可以在 USITC?查詢或者購買。

 

22?、行政法官何時發布初裁?

如果一項 337 調查的目標日期 (target?date?) 少于 15 個月,?行 政 法官 應 至 少在 目 標 日 期 前 的 3 個 月發 布 初 裁 ( initial?determination?)。如果調查的目標日期長于 15 個月,行政法官應于 目標日期前的4 個月發布初裁。初裁的內容應包括說明是否存在?違反 337 條款的行為,并對救濟措施提出建議等。

23 、行政法官的初裁會被?USITC 復議嗎?

是的。當事人可以向USITC?提出申請,要求對行政法官的初?裁進行復議,只要當事人認為初裁:( 1 ) 在事實裁定方面存在明?顯錯誤;(2) 存在明顯錯誤的法律結論;或 ( 3 ) 影響 USITC?的?政策。USITC?也可以自行決定對初裁進行復議。USITC?將在初裁?發布后 45 ?日內決定是否對初裁進行復議。USITC?可以決定不對初?裁的部分或全部內容進行復議,也可以決定對初裁的部分或全部?內容進行復議,并維持、駁回或修改初裁。

24 、USITC?的裁決是最終裁決嗎?

USITC?做出的違反 337 條款的裁決,應在《聯邦紀事》上公

布,并提交美國總統審議。如美國總統在收到USITC?裁決后 60

日內未基于政策因素予以否決,則該裁決將成為最終裁決。實踐?中,美國總統極少否決 USITC?的終裁。

USITC?做出的未違反 337 條款的終裁無需經過總統審議, 自 發布之日起成為最終裁決。

 

25 、對 USITC?的裁決可以上訴嗎?

 

337?調查的任何一方當事人如不服 USITC?的裁決,均可提起?上訴,將 USITC?訴諸美國聯邦巡回上訴法院 (CAFC)。另一方當?事人可以介入上訴程序,支持被上訴方的答辯。任何上訴應在?USITC?的裁決成為最終裁決后 60 日內提出。

上訴期間不影響救濟措施的執行。

救濟篇

 

26 、委員會可以采取哪些救濟措施?

如果USITC?經調查認定進口產品在美國市場上侵犯了知識產

權,其有權采取以下救濟措施:

( 1 ) 有限排除令,即禁止列名被告企業的侵權產品進入美國?市場;

(2) 普遍排除令,即不分來源地禁止所有同類侵權產品進入?美國市場;

( 3 )?禁止令,即禁止侵權企業從事與侵權行為有關的行為,?包括停止侵權產品在美國市場上的銷售、庫存、宣傳、廣告等。

(4) 扣押和沒收令,如果 USITC?曾就某一產品發布過排除?令,而有關企業試圖再次將其出口到美國市場,則美國海關可以?根據 USITC?發布的扣押和沒收令,扣押并沒收所有試圖出口到美 國市場的侵權產品。

 

27 、委員會的臨時救濟措施何時生效?

337 調查中,如果原告提出臨時救濟措施的請求,行政法官應在立案后 70 ??日內 (較復雜的案件可以延長為 120 ??日 ) 做出是 否同意采取臨時救濟措施的初裁。如 USITC?在初裁做出后 20 ?日?內 (較復雜的案件可以延長為 30 ??日 ) 決定不對初裁進行修改,?則該裁定自動成為終裁,并生效。USITC?可以要求申請臨時救濟?措施的原告提供保證金。

USITC?同意采取臨時救濟措施的理由包括:初步認定存在違?反 337 條款的行為,且如果不采取臨時救濟措施,國內產業有可?能受到立即發生的、實質的損害,或者國內產業的設立有可能受?到威脅。

在實施臨時救濟措施期間,如果進口商想繼續進口涉案產品,?必須提供保證金。保證金的數額由USITC?決定,必須足以抵銷不?公平競爭行為所帶來的利益。USITC?在決定保證金數額時,可以?依據原告在美國的銷售價與進口產品的到岸價之間的差額。

 

28 、委員會的永久救濟措施何時生效?

一旦 USITC?做出終裁決定和救濟措施,并登載于《聯邦紀事》

上,則終裁和救濟措施均已生效。

 

 

29 、總統審議期內涉案產品還能進入美國市場嗎?

在一項 337 調查中,如 USITC?終裁裁定發布排除令,在總統 審議期內,涉案產品仍可以進入美國市場,但進口商必須提供保?證金。保證金的數額由USITC?決定。

 

30 、上訴期間影響委員會已發布救濟措施的效力嗎?

上訴期間不影響 USITC?已生效的救濟措施的執行。

 

31?、委員會的救濟措施永久有效嗎?

一般來說,USITC?裁決的救濟措施的有效期取決于涉案知識?產權的有效期。 除非ITC?認為導致排除令的情形已不存在,否則?排除令和禁止令可一直執行。

 

32 、排除令由誰執行?

排除令由美國海關執行。實踐中,一旦 USITC?發布一項排除

令,其將立即通知美國財政部和海關。海關將立即通知其下屬地?區及口岸,停止進口排除令所包含的侵權產品,除非該侵權產品?從專利權人那里已獲得授權,或進口產品已繳納了保證金 (僅適?用于總統審議期內進口侵權產品)。在執行排除令的過程中,海關?將與USITC?以及?337 調查的原告保持聯系,以明確排除令的范圍。 USITC?將向海關提供侵權產品的描述、海關編碼、專利的有效期?限以及 337 調查原告的代理律師的聯系方式等。

 

33 、禁止令由誰執行?

禁止令由USITC?執行。部分案件中,USITC?可以要求被告向?其定期報告侵權產品的銷售記錄或其他信息等。

 

34 、扣押令由誰執行?

扣押令由美國海關執行。

35 、違反已生效的救濟措施,會有什么后果?

任何違反已生效的救濟措施的企業將會受到每天十萬美元,或相當于所涉商品價值兩倍的罰金,兩者中取高者。

 

36?、如果對排除令涉及的產品范圍有爭議,應如何解決?

當事人可以向海關說明主張并提供相應的證據。 當事人也可?以向USITC?提交申請,要求其就將來進口的產品是否違反排除令?發布咨詢意見?( advisory opinion )。

 

應訴篇

 

37 、誰會成為 337 調查的被告?

涉案產品的制造商 (無論其是否直接對美出口產品)、將涉案?產品進口至美國的進口商或在美國銷售已進口涉案產品的銷售商?或零售商,都可能成為337 調查的被告。

 

38 、外國企業可能成為 337 調查的被告嗎?

337 調查是針對進口產品發起的調查,不要求 USITC?具有屬?人管轄權。 因此,即使外國企業沒有在美國直接設立分公司,而?是通過中間商將產品銷售到美國,也可能因為進口產品涉嫌侵權?而成為337 調查的被告。

 

39 、337 調查是否僅與申請書中列名的被告相關?

如果原告在 337 調查申請中要求 USITC 發布普遍排除令,則 USITC?一旦發布普遍排除令,受該措施影響的不僅包括申請書中?列名的被告,還包括其他未在申請書中列名,但可能向美國出 口同類涉案產品的企業。 因此,廣義上講,此類企業也與337 調查?相關。

 

40?、企業如何確定自己是否涉案?

獲知337 調查案件的預警信息后,企業應迅速通過有關進出?口商會、行業協會、律師或商務部貿易救濟調查局了解并核實申?請書及相關附件的內容,結合申請書中的涉案產品描述及涉案知?識產權的說明,與本企業對美出口產品分析對比,從而確認本企?業是否涉案。

 

41?、被告如果決定應訴,首先該做什么?

337 調查多涉及專利侵權問題,應訴工作的專業性和技術性?因素很強。被告企業如果決定應訴,首先應迅速在企業內部選擇?了解涉案產品技術、銷售情況并具有一定決策能力的人員組成內?部管理團隊,同時聘請律師,結合企業自身情況,確定應訴策略,?開展應訴工作。此外,在部分案件中,原告可能利用廣泛的渠道?公開被告正在面臨337 調查這一情況,從而影響涉案產品的現有?或潛在的使用者或購買方,停止使用或購買被告的產品。 因此,?決定應訴后,被告還應迅速向外界或有關購買方發表聲明,表明?自?己的立場和相應行動。

 

42 、為什么要聘請律師?

337 調查屬準司法程序,程序快捷復雜,技術性和專業性強。?此外,?中美知識產權保護的立法規定也存在一定差異。聘請既懂?得 337 調查程序,又熟悉中美知識產權差異的專業律師代理企業參與案件應訴工作,可以幫助被告企業確定有效的應訴策略,全?面保護被告企業的合法權益。

 

43?、被告可以不聘請律師,直接提交證據材料嗎?

337 調查程序適用的法規未禁止被告不通過律師直接向行政?法官和?USITC?提交證據材料的做法。但是,由于被告不具備專業?資格,無法接觸對方當事人提交的保密材料,且被告提交的證據?材料可能因缺乏專業性而難以得到行政法官或 USITC?的認可。

 

44 、聘請律師應考慮哪些因素?

企業在決定聘請律師時可以考慮以下因素:是否具有豐富的?337?調查案件代理經驗;在所代理的 337 調查案中是否是主辦律?師;是否曾代理過與本起 337 調查案涉案產品同類或類似產品的?337?調查案;是否熟悉專利法和相關技術; 以往代理案件勝訴的?比例及經驗;資深律師能否親自參與案件代理工作;對于國內外?企業沒有偏見,理解中國企業文化;代理費用定價合理或可接受。

 

45 、律師的工作內容主要包括哪些?

與企業有關技術人員進行探討, 了解涉案產品及知識產權的?所有信息;幫助企業收集描述涉案產品的技術的所有文件;進行?侵權分析,幫助企業尋找抗辯點;對專利有效性進行分析,找出?所有在先技術;幫助企業獲得其他當事人提交的法律文件;幫助?企業提交法律文件;幫助企業尋找和聘請專家證人;幫助企業分?析訴訟風險并確定最佳應訴策略等。

 

46 、代理 337 調查案件的律師費用一般包括哪些?

實踐中,代理 337 調查案件的律師費用可能包括:律師服務?費、業務開銷費 (差旅、電話、傳真、復印等)、專家證人費、法?律服務費?(翻譯、電子版文件證據制作、圖表制作等)、會議費或?接待費、其它。以上費用的構成及總額視案件進展的程度而不同。

 

47 、如何合理降低律師費用的支出?

一般來說,337 調查案件的律師費用總體較高。企業可以從?以下幾個方面控制律師費用的總體支出:

( 1 ) 合理搭配律師團隊的構成,如一名專利律師、一名 337?調查案件律師及數名初級律師。

(2) 選擇中國律師事務所參與應訴團隊,或選擇在中國設有?辦事處的外國律師事務所,減少與外方的溝通和翻譯成本。

( 3 ) 與其他立場相同的被告企業聯合應訴,或分享信息、分?攤工作。

(4) 限定案件的辯護范圍。但此種做法存在一定風險,可能?導致不利的訴訟后果。

( 5 )?定期與律師團隊溝通,討論預算及策略,控制總體費用?支出。

 

48?、從哪里可以查詢代理律師事務所的相關信息?

企業可以從以下渠道查詢代理 337 調查案件的中外律師事務?所的相關信息:

( 1?) 商務部貿易救濟調查局網站

http://trb.mofcom.gov.cn

 

 

 

 

 

(2) 美國ITC?庭審律師協會網站

www.itctla.org??( 注:境內無法直接訪問,需采取技術手段)

( 3 ) 各律師事務所網站

49 、提交答辯狀的期限是多久?

被告應在收到申請書之日起 20 ?日 內針對立案通知提交書面?答辯狀,決定是否應訴。被告在美國境外的,上述期限可以延長?10 日。如果原告同時申請了臨時救濟措施,被告還必須在收到申?請書之日起 10 ?日內 (較為復雜的案件為 20 ?日 ) 提交對臨時救濟?措施的答辯狀。被告沒有做出反應的,視為缺席。

 

50 、答辯狀應包含什么內容?

根據 337 調查程序的有關規定,答辯狀必須包括以下內容:

( 1 ) 對申請書和立案公告中所指控的每項事實予以承認、否?認或聲明對某項事實并不知情;

(2) 對申請書和立案公告中每項指控進行抗辯所依據的有關?事實;

( 3 ) 關于涉案產品對美出口量、出 口金額及被告生產能力的?數據, 以及關于美國市場對該被告的重要性的陳述;

(4) 其它任何積極抗辯。

51 、在 337 調查案件中被告的抗辯理由一般包括什么?

在 337 調查中,被告可以提出的抗辯理由一般包括:

( 1 ) 被告未對美出口涉案產品;

(2) 被告對美出口的產品未侵犯涉案專利;

( 3?) 由于存在在先技術或專利不可實施等原因導致涉案專利?無效;

(4) 原告未能證明其在美國存在國內產業;

(?5 ) 原告主張的救濟措施不合理或范圍過于廣泛;

(6) 其它。

52 、利害關系方如何參與 337 調查?

在申請書中列名的被告可以通過提交答辯狀參與337 調查。?其他任何愿意參與調查程序的企業可以向行政法官或者USITC?提?交希望參與調查程序的書面動議,并同時提交其已向每個當事方?送達該動議的證明。在決定是否允許其他非被告企業參與調查時,?調查機關通常依據以下4 項標準:動議及時提出;對作為調查標?的的財產或交易具有利益;調查結果可能在事實上損害或妨礙動?議提出方保護自身利益的能力;現有參與方未能充分代表動議提?出方。

 

53 、聯合應訴的利弊有哪些?

337 調查中,如果多家被告企業實施聯合應訴,可以整合資?源、共享信息、分擔應訴工作,一定程度上能夠分攤應訴費用,?使單個企業的應訴負擔降低。此外,通過聯合應訴企業間的協作,?可以形成合力,共同與原告抗衡。

實踐中,一些涉案企業出于以下擔心,不愿選擇聯合應訴策

略:需與其他企業協商,無法快速做出決策;可能泄漏本企業的?商業秘密;其他企業搭便車;企業自身情況不同導致無法形成統?一的應訴策略等。

 

 

54 、可以對涉案產品進行規避設計嗎?

規避設計(design?around)是指被控侵權的企業研究設計一種?不同于涉案產品的新產品,來規避原告的專利權。337 調查中,?規避設計產品一旦獲得行政法官或者 USITC?的認可,將不受?USITC?最終做出的排除令等救濟措施的影響,企業仍能繼續對美?出?口此類產品。 因此,規避設計是337 調查程序中常見的一種應?訴策略。

 

55 、雙方當事人可以通過和解而終止 337 調查嗎?

337 調查中,雙方當事人可以通過簽訂和解協議 ( settlement)?解決爭議,終止調查。 一項和解協議的內容通常包括:被告停止?進口或銷售侵權產品;原告放棄對被告的指控;允許被告在一定?時間內處理庫存的侵權產品;原告授權被告使用專利或進口涉案?產品等。簽訂和解協議的當事人應向行政法官提交一份協議文本?供審查。行政法官從公共利益角度出發,審查和解協議是否存在?反競爭因素以及是否違背公共利益。如未發現上述情況,行政法?官可以裁定依據該和解協議而終止調查。該裁決將被提交 USITC ?進行復議。USITC?有權最終決定是否終止調查。

 

56 、雙方當事人可以通過其他方式終止 337 調查嗎?

337 調查中, 除和解方式外, 雙方當事人還可以 同意令?( consent?order?)?的方式終止調查。同意令與和解協議類似,但保?留 了 USITC?的管轄權。一項同意令的內容可能包括:對所指控事 實管轄權的承認;放棄以司法和其他方式對同意令有效性的質疑;

 

聲明愿意配合或不妨礙 USITC?就同意令的實施收集有關信息;聲?明愿意根據 USITC?的有關規則進行實施、修改或撤回。

 

57 、被告如果不應訴,會有什么后果?

337 調查程序中,被告如果不應訴,可能會被認定為是缺席?被告。一旦 USITC?就某一被告做出缺席裁定,原告在申請書中對?缺席被告的指控將被認定是真實的,其可以向USITC?提出對缺席?被告立即采取救濟措施。USITC?可以在認為不影響公共利益的情?況下,對缺席被告采取排除令、禁止令或兩者并取。

 

58?、其他利害關系方如果不參與調查,會有什么后果?

337 調查中,其他利害關系方如果不參與調查,將喪失利用?調查程序收集信息、表達主張的機會,最終可能會受到USITC?做?出的是否違反 337 條款的裁決以及有關救濟措施的影響。

 

59 、如何避免成為 337 調查的被告?

337 調查的立法目的是為了限制進口貿易中的不公平行為。?許多企業由于不知情或缺乏知識產權保護意識而成為337 調查的?被告。在生產經營和對外貿易活動中,對美出口企業可以采取以?下預防性措施,避免成為337 調查的被告:

( 1 ) 在生產對美出口產品時,先初步調查美國同類產品中是?否適用相同或類似技術、外觀設計及商標;

(2) 在接受進口商委托生產對美出口產品的訂單時,在委托?加工合同中加入關于知識產權侵權糾紛的免責條款;

( 3 ) 生產或出口前委托有關中介組織進行檢索,減少侵權的

 

 

可能性;

(4)委托律師出具出口產品不構成知識產權侵權的法律意見?書。

 

案例篇

 

案例一 :廣東生益科技股份有限公司應對

美國?337 調查

 

案件簡介:廣東生益科技股份有限公司( 以下簡稱“生益科技”) 是目前國內唯一一家覆銅板上市公司。該公司技術力量雄厚,擁??有國家級企業研究開發中心,先后開發出多種具有國際先進水平

的高科技產品,產品質量始終保持國際領先水平。

2008 年 10 月 6 ?日,美國埃索拉股份有限公司 ( Isola?USA Corporation, 以下簡稱“Isola”) 根據美國 1930 關稅法的 337 條款 向國際貿易委員會 ( 以下簡稱“ITC”) 提出訴訟申請,宣稱生益科 技及其他幾家境外公司侵犯同其有關的某種粘結片、覆銅板和?PCB?相關的專利 (美國 No. 6187852、6322885 和 6509414 專利 )。

2008 年 11?月 5 日,ITC?正式受理此案并展開調查。

從生益科技決定應訴到結案,該案歷時 6 個月,耗資約 300?萬美元。?生益科技最終以被訴的三項侵權專利一項成功駁回、另?外兩項原告無條件撤訴的絕對優勢贏得勝利,成為本次 ITC?調查?的 7 家被告中唯一一家被撤訴的被告。該案件也是截至目前國內?眾多“337 案件”中勝訴最徹底的一起案件。

案件點評:透過生益科技勝利應訴美國 337 知識產權一案,

我們可以從中得到幾點啟示:

(一) 自主知識產權是企業“走出去”的“保護傘”

生益科技“337 案件”勝訴,與該企業一向重視自主知識產權建?設密不可分。多年來,生益科技將知識產權戰略作為公司與國內?外同行業競爭的重要手段,專門建立專利管理制度,指導專利申?請和維護專利權。自 2004 年實施知識產權戰略以來,該公司專利?申請量成倍增長,為企業出口撐起一把“保護傘”,使得企業在面?對 337 訴訟時能夠提出充分的證據和翔實的事實,積極、果斷地?進行應訴。在金融危機的大環境下,隨著貿易壁壘日漸加深,企?業所面臨的知識產權糾紛可能會越來越多。 因此,對于出口型企?業來說,更有必要主動構建知識產權保護體系,并將之納入企業?戰略層面,有針對性地研究出口國知識產權法律法規,利用出 口?國和國際知識產權法規保護企業自身利益。

(二) 自主創新和核心技術是企業勝訴的關鍵

生益科技所掌握的核心技術在國內始終居于領先地位,是中?國覆銅板行業的代表,也是外國資本進入中國覆銅板市場的首要?競爭對手和主要競爭目標。該企業非常注重品牌和研發, 自主開?發了?7 個系列、30 多個品種的新產品,其中UV?板、高 Tg?、高?CTI?、低 CTE?、anti-CAF 、RCC 等產品均為國內首創,而 RCC 更?為國內唯一生產企業, 皆達到國際先進水平,大部分產品填補了

國內空白,成為國內替代進口覆銅板的標志。 生益科技利用知識?產權進行戰略性、深層次的科技創新,掌握了一批關鍵、核心技

術,成為此次“337 案件”勝訴的關鍵。

(三)企業積極應訴贏得尊重和利益

生益科技對案件高度重視,及時聘請資深律師,并從立案之日起就成立了以總經理為組長的專案工作小組,在時間緊迫、任?務艱巨、案件形式和前景諸多因素不明朗的情況下,積極與各方?面進行了充分的交流和溝通,收集了大量的數據和資料。經過前?期調研,公司董事會通過了堅決應訴的決議,并批準應訴所需的?經費預算,同時授權專案工作小組處理應訴事宜。在整個應訴過?程中,專案工作小組就如何應對訴訟作了充分、詳細的內部調查?與取證,主動配合律師工作的開展, 向 ITC?提供了充分、翔實的?證據。最終,生益科技憑借過硬的核心技術和專利保護、 良好的?應訴策略及堅定的應訴態度,取得了應訴的全面勝利,贏得了包?括對手在內的社會各界的尊重,也獲得了更多經銷商和供應商的?信任,市場回報開始顯現。事實證明,面對國際貿易保護主義或?不公正的裁決,企業只要敢于抗爭,正確運用法律武器,其發展?不但不會受阻,反而可以獲得長足的發展。

 

 

 

案例二:廣東電將軍能源有限公司應對美國 337 調查

 

2022 年 8 月 29 ?日,針對美國 NOCO 公司向廣東電將軍能源?有限公司發起的美國 337 調查一案,美國國際貨易委員會(ITC) ?做 出終裁:電將軍勝訴 NOCO 。至此,電將軍與NOCO 公司長達 18?個月的專利斗爭塵埃落定, 以電將軍大獲全勝而告終。這一事件?不僅代表著電將軍技術實力過硬,其自主研發的涉訴產品不侵權,?而且還代表著中國汽車應急啟動電源行業在美國337 調查案中擊?退“專利流氓”的一次里程碑勝利。

 

此次電將軍的完勝格外引人注目,其實踐操作和應對策略都?具有借鑒意義。

一、案件始末

2021 年 1 月,美國 NOCO?公司向美國國際貨易委員會(ITC)?申請發起 337 調查,指控電將軍等 110 家汽車應急啟動電源企業,?侵犯其兩件專利和兩件商標,并請求頒布普遍排除令和禁止令,?其中兩件專利為 US9,007,015 ?( ‘015 ?專利 )和 US10,604,024 (‘024?專利)。

2021 年 3 月 17 ?日,美國國際貿易委員會 (ITC) 決定對特定?便?攜 式 電 池 啟 動 器 及 其 組 件 啟 動 337 ?調 查 , ?案 件 號 為?337-TA-?1256 ?,涉訴企業變更為 45 家,其中包括電將軍等 13 家?中國公司。

據了解,美國 NOCO?公司本次起訴電將軍專利侵權的主要訴?點在于電將軍涉訴產品是否具有反向極性傳感器和車輛電池隔離?傳感器,但電將軍認為該兩件專利穩定性較差,具有該專利技術?特征的產品早在美國NOCO?公司專利申請日之前已經有多家企業?在市場上銷售。

2021 年 11 月,美國專利審判與上訴委員會 ( PTAB ) 發布了?對‘015 ?專利的無效決定。同月,美國NOCO?公司決定撤回‘015 ?專

利的起訴。

2022 年 4 月 29 ?日,美國國際貨易委員會(ITC) ?作出了初裁, 即‘024 ?專利不滿足國內產業要求,電將軍未違反 337 調查的規定。

2022 年 8 月 29 ?日,美國國際貨易委員會(ITC) ?作出了終裁, 即‘024 ?專利不滿足國內產業要求,電將軍未違反 337 調查的規定。

二、美國 337 調查意味著什么,電將軍為何應訴?

 

美國337 調查的初衷是保護美國企業的創新,但近年來逐漸?演變成美國企業打壓中國企業的一種手段。與傳統的美國聯邦法?院的訴訟相比,一旦原告勝訴,美國國際貨易委員會 (ITC) 頒布?排除令,輕則被告產品無法進口至美國, 已進口的產品被封存;?重則除被告之外的其他公司生產的類似產品無法進口至美國, 已?進口的產品被封存。另外,337 調查的訴訟費用非常高,這也是?諸多國內被告企業選擇不應訴,直接放棄美國市場,或愿意支付?和解費用獲得原告撤訴的重要原因。

電將軍選擇應訴的原因如下:

第一,要積極發揮行業牽頭作用,堅決維護中國汽車應急啟?動電源企業在國際貿易中的利益和聲譽,樹立中國汽車應急啟動?電源企業海外發展的信心,捍衛中國汽車應急啟動電源行業的尊?嚴,推動中國汽車應急啟動電源行業的可持續健康發展,為解決?國際貿易摩擦起到很好的示范作用。

第二,作為中國汽車應急啟動電源行業的頭部企業,具有民?族品牌的責任心和敢于直面國際競爭的決心。電將軍在 2021 年 1?月 了解到美國NOCO?公司申請發起 337 調查后,隨即就明確:電?將軍要不惜一切代價,正視知識產權問題,直面挑戰337 調查案,?這不僅是電將軍的榮譽之戰,更是中國汽車應急啟動電源行業的?尊嚴之戰。

第三,擁有過硬的技術實力和配套服務能力。 電將軍重視技?術創新,采取多項措施大力推進實施知識產權戰略。

三、電將軍應訴成功的幾大因素

( 一 )?聘請具有專業經驗的律師

擇優選擇合適的美國律所和律師,包括但不限于美國337 調

查律師、專利律師等。 電將軍與美國律師團隊組建了“337 特別行?動隊”,化被動為主動,同心同力,各盡其能,發揮各自優勢。

(二) 適時啟動“百日程序”

“百日程序”是美國國際貨易委員會(ITC)提供的一種快速的?證據開示、事實查明和裁決機制, ?旨在337 調查程序中優先解決?是否存在國內產業、專利是否有效等前置性問題。其最大優勢是?為企業快速贏得不滿足 337 調查基本要求或在決定性問題上存疑?的案件提供了可能,將應訴對企業的影響降到最低,為付出低成?本取得速勝創造了條件。 電將軍等企業提交了“百日程序”相關資?料,雖然最終未成功,但給原告也形成一定的威懾和壓力。值得?一提的是,電將軍及其律師團隊牢牢抓住‘024 ?專利不滿足國內產?業要求而獲得勝利。

( 三?) 確定最佳應訴策略

在中國律師和美國律師團隊的指導下,保護好商業秘密,依?法進行證據開示,避免美國國際貨易委員會(ITC) ?法官做出不利?的推斷、裁決等。特別值得一提的是,要與律師團隊商量策略,?盡量減輕證據開示負擔。主張沒有侵犯專利、專利無效、原告不?符合國內產業要求。

( 四 ) 各級商務主管部門、有關商協會提供專業指導

各級商務主管部門、 中國機電產品進出口商會在案件信息通?報、協調產業、法律咨詢、策略制定等方面給予電將軍有力的指?導和支持。 電將軍和政府、商協會保持密切聯系,及時溝通在應?訴中遇到的問題,共同討論解決。

四、電將軍勝訴美國 337 調查之意義

一方面,增強了華企捍衛海外正當權益的決心和信心。 電將軍勝訴美國337 調查有力證明了電將軍及其合作伙伴的正當權益?終會得以伸張,有利于進一步推動汽車應急啟動電源行業的發展,?推動汽車應急啟動電源企業走向國際化,是實現中國汽車應急啟?動電源全球化發展的重要轉折點,同時也為其他華企應對 337 調?查提供了正面模范,增強了華企在面對國外糾紛時應訴并能勝訴?的信心。

另一方面,需繼續加大技術創新,構建專利資產。經過此役, 電將軍將進一步提升自主創新能力,完善全球專利布局,構建強?大的專利資產, 以點帶面,形成技術壁壘,在激烈的國際競爭中?立于不敗之地。在電將軍看來,未來只有在專利方面掌握主動權,?才能實現共創美好未來的目標,才能進一步提升汽車應急啟動電?源行業的發展士氣。

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